Вступи в группу https://vk.com/pravostudentshop

«Решаю задачи по праву на studentshop.ru»

Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!

Найти работу

← назад

«Задания по дисциплине "Гражданское право"»

Вопрос 3 Лицензионные договоры.

Наиболее распространенным договором в сфере интеллектуальной собственности является лицензионный договор. На особый характер лицензионного договора неоднократно указывалось в научных и практических публикациях [106].

Для лицензионных договоров характерны следующие признаки:

· целью лицензионного договора является приобретение прав лицензиатом для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам – лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат выступает субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;

· по лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляется право использования объекта на определенных условиях, в связи с чем в науке зачастую проводят аналогию лицензионного договора и договора аренды [107];

· за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится «обремененным» лицензионным договором;

· лицензиат становится правообладателем на определенных условиях в пределах, установленных договором, и должником по отношению к лицензиару;

· лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только в случаях, прямо предусмотренных договором, это право автоматически не переходит при заключении лицензионного договора;

· существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, объекте, на который предоставляются права, цене (в возмездном договоре), о сроках и порядке предоставления отчетов лицензиатом;

· лицензионные договоры являются возмездными, за исключением случаев приобретения исключительных прав без цели коммерческого использования и без права предоставления другим лицам (хотя законодатель допускает безвозмездные лицензионные договоры без каких-либо ограничений);

· по договору исключительной лицензии лицензиат приобретает временную легальную монополию на определенных условиях и пределах в отличие от приобретателя исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права; в этих пределах возникают абсолютные отношения между лицензиатом и другими лицами, за исключением правообладателя (ограниченная легальная монополия).

Системообразующими признаками лицензионного договора является направленность на приобретение права использования объекта в определенных пределах, а также вид объекта, на который предоставляются права. Кроме того, важное значение при определении механизма правового регулирования имеют и другие признаки, а именно субъектный состав, отдельные виды ограничений, предусмотренных в отношении различных видов лицензий (условия о способах использования, характере передаваемых прав, территории, сроках действия прав и др.)

Лицензионный договор может быть построен как по модели консенсуального, так и реального договора, возмездного и безвозмездного, одностороннего и двустороннего. Существуют различные классификации лицензионных договоров.

Для всех лицензионных договоров в части четвертой Гражданского кодекса РФ унифицированы следующие положения.

1. Существенные (вид объекта, способы использования, отчеты лицензиата) и специальные (о сроке, территории) условия лицензионного договора.

2. Презумпция неисключительного характера лицензии, если иное не предусмотрено договором.

3. Положение о том, что права, прямо не указанные в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату.

4. О сохранении прав лицензиата при отчуждении исключительного права.

5. Отдельные права и обязанности лицензиара и лицензиата, их ответственность, а также некоторые основания и порядок расторжения договора, в частности обязанность лицензиата предоставлять отчеты, своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение, о защите прав лицензиата, обязанность лицензиара не создавать препятствий в осуществлении прав лицензиата и требовать в одностороннем порядке расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом или договором.

6. Условие о конфиденциальности сведений об охраняемом объекте не является существенным, за исключением лицензионного договора о предоставлении прав на секрет производства (ноу-хау), которое по существу представляет собой информацию, а не объект исключительного права.

Лицензионные договоры могут быть классифицированы по объему передаваемых прав, по объекту и по иным критериям.

По объекту различают:

· ст.1286 - лицензионный договор о предоставлении права использования произведения (авторский лицензионный договор);

· ст. 1308 - лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смежных прав (лицензионный договор о предоставлении смежных прав);

· ст. 1367 - лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (патентный лицензионный договор);

· ст. 1428 - лицензионный договор о предоставлении права использования селекционного достижения (лицензионный договор о предоставлении прав на селекционное достижение);

· ст. 1459 - лицензионный договор о предоставлении права использования охраняемой топологии (лицензионный договор о предоставлении прав на топологию интегральных микросхем);

· ст. 1489 - лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (лицензионный договор о предоставлении прав на товарный знак).

Кроме того, в ст. 1469 ГК РФ упоминается лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства, который имеет серьезные отличия от других лицензионных договоров.

По объему передаваемых прав лицензии делятся на:

· исключительные;

· неисключительные;

· полные;

· смешанные;

· единственные.

По обязательности заключения на:

· принудительные;

· добровольные.

Также лицензионные договоры можно классифицировать по отдельным видам объектов внутри каждого из видов и способам использования – подвиды (например, внутри авторских лицензионных договоров - постановочный лицензионный договор, издательский лицензионный договор и др.).

Исключительная лицензия – это лицензия, по которой предоставляются права на использование охраняемого результата интеллектуальной и приравненной к ней деятельности определенным способом и в установленных договором пределах только лицензиату, который вправе запрещать подобное использование объекта другим лицам (абсолютная монополия лицензиата на определенные способы использования в течение определенного срока на определенной территории и других условий). Неисключительная лицензия – лицензия, по которой пользователю предоставляются права на использование объекта наравне с обладателем исключительных прав, предоставившим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого объекта таким же способом (монополия лицензиата действует лишь по отношению к третьим лицам, которые не имеют такого разрешения, но не по отношению к правообладателю и аналогичным лицензиатам).

Смешанная лицензия – лицензия, которая сочетает в себе элементы исключительной и неисключительной лицензии относительно отдельных способов использования, сроков, территории и других условий.

Полная лицензия – исключительная лицензия, которая разрешает использование объекта всеми известными способами в течение определенного срока на определенной территории (абсолютная монополия, ограниченная лишь сроком действия и территорией) и запрещает всем другим лицам такое использование.

Лицензионные договоры о предоставлении права использования произведений, объектов смежных прав.

В ГК РФ лицензионному договору о предоставлении права использования произведения посвящены ст. 1286, 1287, п. 1 ст. 1290 ГК РФ. О возросшем значении авторских договоров свидетельствует и неуклонный рост количества споров в судах, возникающих из авторских договоров. Так, анализ материалов Московского городского суда свидетельствует о том, что примерно 10-20% дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции по авторскому праву, затрагивают договорные способы использования авторских прав, остальные касаются случаев внедоговорного нарушения авторских прав.

История авторского договора насчитывает ни одну сотню лет. Регламентация и научное обоснование данных договоров нашли свое весьма подробное отражение уже в дореволюционном законодательстве [108].

Понятие авторского лицензионного договора – лицензионного договора о предоставлении права использования произведения дано в ст. 1286 ГК РФ, в соответствии с которой по лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах. К таким пределам относятся способы использования, характер – на исключительной или неисключительной основе, срок, территория действия прав и другие.

Субъектами авторского договора выступают с одной стороны правообладатель, с другой - пользователь. Причем в качестве первого могут быть не только авторы, исполнители, но и другие правообладатели, в том числе юридические лица, получившие права по договору или иным основаниям.

В качестве сторон авторского договора могут выступать соавторы, соисполнители, т.е. лица, создавшие произведение совместным творческим трудом, а также правообладатели, имеющие общие права на объект (например, наследники умершего автора). От соавторов необходимо отличать лиц, которые так или иначе оказывали определенное влияние на создание произведения, но их труд либо не является творческим, либо их творческое участие имеет отношение не к форме произведения, а к содержанию, идеям, выраженным в произведение, что отражено в абз. 2 п. 1 ст. 1228 ГК РФ. Не являются соавторами лица, которые изображены в произведении либо вдохновившие автора на создание произведения. При этом сообладатели исключительного права распоряжаются исключительным правом совместно, что относится и к лицензионным договорам. Согласно п. 2 ст. 1258 ГК РФ произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В случае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения. Такое положение следует распространять не только на случаи использования, но и распоряжения путем заключения лицензионных договоров, поскольку на практике авторы крайне редко используют произведение самостоятельно. Как правило, такое использование осуществляется посредством лицензионных договоров, которые заключаются в рамках распоряжения исключительным правом.

Лицензионные договоров о предоставлении права использования произведения могут быть классифицированы по видам произведений, по способам использования и некоторым другим критериям. В зависимости от способа использования можно выделить договор об использовании прав на перевод или переработку, издательский договор, договор об использовании произведения в кинофильме или телевизионном фильме, сценарный договор и другие договоры об использовании произведений науки, литературы и искусства.

Содержание авторского лицензионного договора зависит от вида произведения и способа использования объекта и включает в себя следующие существенные условия:

· указание на произведение и способы его использования;

· размер вознаграждения или порядок его определения в возмездном договоре;

· срок и порядок предоставления отчетов лицензиатом (п. 1 ст. 1237 ГК РФ).

Специальные условия:

· территория использования произведения;

· срок действия договора (при отсутствии данных условий договор считается заключенным).

В предмет лицензионных договоров о предоставлении прав использования произведения входят имущественные права на произведение. При этом различают свободно предоставляемые права и права, предоставление которых ограничен (необоротоспособные права). К последней группе относятся права, которые не могут переходить по договору, - право доступа к произведениям изобразительного искусства, которое принадлежит только автору; право следования, переход которого возможен лишь по наследству. Их законодатель в ст. 1226 ГК РФ называет в качестве иных интеллектуальных прав.

При предоставлении прав на отдельные способы использования необходимо в договоре учитывать их специфику. Так, например, передача права на опубликование произведения не предоставляет права на его распространение, а предоставление права на перевод или переработку должно сопровождаться определением способов использования произведения в переводе или переработке.

Одним из важнейших условий лицензионного договора о предоставлении права использования произведения является условие о цене. Общая норма абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ запрещает применение п. 3 ст. 424 ГК РФ к лицензионным договорам. Как уже отмечалось, было бы логичным установить обязательность определения вознаграждения с последствием недействительности договора, в которых правообладателями выступают авторы, лица, чьим творческим трудом создано произведение, а для других лицензиаров – общее правило о возможности применения п. 3 ст. 424 ГК РФ.

В договоре вознаграждение может быть предусмотрено в форме фиксированных разовых или периодических платежей (паушальный платеж), процентных отчислений от дохода (роялти) либо в иной форме.

Особые механизмы защиты права на получение оплаты при расторжении договора предусмотрены для издательских лицензионных договоров (ст. 1287 ГК РФ).

Для того, чтобы авторский лицензионный договор был признан заключенным, необходимо, чтобы он приобрел форму, предусмотренную законодательством.

К названным договорам в полной мере, за исключением требований о государственной регистрации (регистрация возможна в отношении программ для ЭВМ и баз данных), применяются положения о письменной форме сделки, если устная форма не предусмотрена законом. В соответствии со ст. п. 2 ст. 1286 ГК РФ лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме, причем не только путем подписания сторонами единого документа, но и путем обмена письмами, телеграммами и иными подобными способами. На практике же при отсутствии письменного договора достаточно сложно доказать не столько факт наличия договорных отношений, сколько те или иные условия договора. Несоблюдения простой письменной формы влечет невозможность для сторон в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но сохраняется право приводить письменные и другие доказательства совершения сделки. Например, доказательствами могут быть письменные доказательства получения автором гонорара, экземпляров произведения, письма и др.

Исключение составляют договоры об использовании произведения в периодической печати. Для таких договоров предусмотрена устная форма. При определении формы договора об использовании произведения в периодической печати необходимо учитывать с одной стороны оперативность предоставления информации, а с другой - необходимость соблюдения прав авторов и издательств. Получив устное согласие пользователя по договору, в случае его невыполнения, автор имеет очень слабые механизмы защиты своих прав при доказательстве наличия договора. В то же время в случае, если автор вопреки устной договоренности о предоставлении исключительных прав опубликовал материалы в другой газете, то и издательство едва ли сможет защитить свои интересы. В том случае, если отсутствуют доказательства передачи исключительных прав по авторскому договору об использовании произведения в периодической печати, лицензионный договор признается неисключительным, в связи с чем автор может передать права и другим лицам на неисключительных условиях.

Особая форма лицензионных договоров предусматривается в отношении программ ЭВМ и баз данных. При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров путем изложения типовых условий договора присоединения на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных либо их упаковке (п. 3 ст. 1286 ГК РФ). Такой вид договоров называют “оберточными” лицензиями. В отличие от традиционных договоров на объекты авторского права, заключаемых в предписанной законодательством письменной форме, заключение такого рода договора скорее являются разновидностью заключения договора путем конклюдентных действий.

Договоры о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ и баз данных могут быть зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а в том случае если программа для ЭВМ или база данных зарегистрированы, то с 1 января 2008 года государственная регистрация договора станет обязательной.

В предмет лицензионных договоров о предоставлении смежных прав входят исключительные права на исполнения, фонограммы, передачи эфирного и кабельного вещания, а в соответствии со ст. 1308 ГК РФ – также на базы данных и впервые обнародованные произведения, перешедшие в общественное достояние. Смежные права в отношении охраняемых объектов авторского права являются, как правило, производными от авторских, а, следовательно, и взаимозависимыми от них. Так, исполнитель, приобретая у автора право на исполнение охраняемого произведения, осуществляет свои права и распоряжается ими при условии соблюдения прав автора исполняемого произведения.

Одним из основных принципов договорных обязательств в сфере смежных прав является соблюдение прав автора произведения, на основании которых возникли смежные права. Договоры о предоставлении смежных прав в отношении охраняемых авторским правом произведений всегда взаимозависимы от авторских договоров и без них являются недействительными, поскольку смежные права на исполнение, запись охраняемого произведения не возникают без приобретения авторских прав, а, следовательно, не подлежат предоставлению другим лицам. Исключение составляют случаи, когда автор (его наследник) выступают одновременно и создателями объектов смежных прав.

Лицензионные договоры о предоставлении права использования объектов патентного права, средств индивидуализации, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем.

По объекту данные договоры делятся на:

· лицензионные договоры о предоставлении права использования объектов патентного права (договор патентной лицензии);

· лицензионные договоры о предоставлении права использования селекционных достижений;

· лицензионные договоры о предоставлении права использования топологий интегральных микросхем;

· лицензионные договоры о предоставлении права использования средств индивидуализации.

Кроме того, частью четвертой Гражданского кодекса РФ предусматривается заключение лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау).

Для всех вышеназванных лицензий наряду с общими положениями, унифицированными для лицензионных договоров, рассмотренных в параграфе 2.1. настоящей главы, характерны следующие особенности:

· письменная форма и государственная регистрация договора (в отношении топологий интегральных микросхем – только на зарегистрированную топологию), а также изменений и расторжения договора в случаях, определенных подзаконными актами;

· обязанность заключения принудительных лицензий в случаях, предусмотренных ГК РФ;

· открытые лицензии предусмотрены для объектов патентного права и селекционных достижений;

· лицензионные договоры включают в себя ограничительные условия, которые должны соответствовать законодательству о конкуренции и не нарушать его. ГК РФ не определяет условия, которые являются допустимыми для сторон, и положения об ограничительных условиях в таких договорах, которые являются ничтожными, на что обращается внимание В.И. Еременко. В качестве таких примеров названы:

o «запрет оспаривать действительность патента;

o автоматическое продление срока действия лицензионного договора за пределами срока действия патента;

o требование о приобретении других лицензий или товаров, не представляющих интереса для лицензиата.

Встречаются и обоюдные ограничения, налагаемые на обе стороны в лицензионном договоре:

· запрет конкуренции в области НИОКР;

· ограничения в отношении количества изготавливаемых или продаваемых лицензионных товаров;

· ограничения при установлении цен на лицензионные товары;

· ограничения в отношении обслуживаемой клиентуры»[109].

Недопустимость подобных условий следует из норм законодательства о конкуренции [110], которое и должно устанавливать необходимые ограничения, причем не только для вышеперечисленных лицензионных договоров.

Договор патентной лицензии является одним из наиболее распространенных способов использования исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Согласно ст. 1367 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Часть четвертая Гражданского кодекса РФ как и Патентный закон РФ предусматривает различные виды лицензионных договоров, а именно исключительные, неисключительные, открытые, принудительные и другие лицензии.

Содержание лицензионного договора образуют существенные условия о предмете договора (характер прав, передаваемых по договору, и объект, на который передаются права), вознаграждение лицензиару (в возмездном договоре), предоставление отчетов лицензиатом, специальные условия - срок, на который передаются права, и территория их действия. В обязанности лицензиара входит обеспечение возможности лицензиату осуществлять переданные ему права, поддержание в силе патента, в том числе уплата ежегодной пошлины. В обязанности лицензиата может входить информирование лицензиара о произведенных улучшениях и усовершенствованиях охраняемого объекта и продукции (работ, услуг), выпускаемой на его основе.

К особым нарушениям лицензионных договоров в сфере патентного права относятся предоставление исключительной лицензии по патенту, в отношении которого подано заявление о предоставлении открытой лицензии; предоставление лицензиату неисключительной лицензии права заявлять иски к нарушителям патента [111]. В остальном для договоров патентной лицензии характерны те же условия, что и для других лицензионных договоров.

Следующим видом лицензионных договоров является договор о предоставлении права использования селекционных достижений. Передача прав на селекционные достижения в целом аналогична передаче прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В то же время можно выделить и определенную специфику.

Ст. 1428 ГК РФ предусматривает заключение лицензионного договора как и в отношении других объектов на исключительных или неисключительных условиях.

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Регистрация договора производится специально уполномоченным государственным учреждением по селекционным достижениям.

Как и в патентном праве, обладатель прав на селекционное достижение может использовать механизм открытой лицензии, опубликовав в официальном бюллетене уполномоченного государственного учреждения заявление о том, что любое лицо, при условии уплаты обусловленных в заявлении платежей, вправе использовать его селекционное достижение с даты уведомления об этом патентообладателя (открытая лицензия), при этом размер пошлины за поддержание патента в силе снижается на 50 процентов (ст. 1429 ГК РФ).

Лицензионные договоры о предоставлении права использования топологий интегральных микросхем имеют много общего как с авторскими, так и патентными договорами.

Ст. 1459, 1460 ГК РФ посвящены лицензионному договору как договору о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы. Особенностью рассматриваемого лицензионного договора является то, что если охраняемая топология была зарегистрирована, то лицензионный договор также подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В ГК РФ положения об условиях лицензионных договоров, в том числе договора об использовании прав на топологию, определены унифицированно в п. 6 ст. 1235.

Срок действия договора в целом зависит от срока действия исключительных прав, который применительно к топологиям интегральных микросхем имеет определенную специфику. Несколько лиц, создавших топологию независимо друг от друга, могут одновременно обладать правами на нее, причем более позднее создание топологии влечет действие исключительных прав на них только на срок, который остался до конца действия права первого создателя (п. 3 ст. 1457 ГК РФ).

Как и в отношении других охраняемых объектов применительно к топологиям предусматривается выдача обязательных лицензий. П. 4 ст. 1461 ГК РФ предусматривает право работодателя на получение от работника, предоставления безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использования созданной работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя топологии для собственных нужд.

П. 1 ст. 1462 ГК РФ предусматривает обязательную лицензию, предоставляемую заказчику в отношении топологии интегральной микросхемы, созданной по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, исключительное право на которую принадлежит исполнителю. Лицензия выдается на неисключительных безвозмездных условиях. Аналогичное право имеет исполнитель, если исключительное право на созданную им топологию ему не принадлежит.

Как уже отмечалось, секрет производства (ноу-хау) можно рассматривать как объект исключительных прав лишь условно. По существу на данный объект распространяется режим фактической монополии разработчика данной информации, которая имеет ценность до тех пор, пока является недоступной и неизвестной другим лицам. С учетом положений части четвертой Гражданского кодекса РФ (ст. 1226) можно было бы говорить об иных правах на секрет производства, которые представляют собой фактическую монополию. В рамках договорного использования может быть предоставлена информация (секрет производства) с учетом ограничительных условий. Предоставление каких-либо прав по лицензионному договору без раскрытия сущности секрета производства (ноу-хау) не имеет значения, поскольку для пользователя ценность представляет именно неизвестность информации и возможность получения дохода при ее использовании.

Согласно п. 2 ст. 1469 ГК РФ лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.

Срок действия лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства ограничен действием фактической монополии. В том случае, если информация становится известной третьим лицам, теряется смысл действия договора. В том случае, если секрет производства перестает быть конфиденциальной информацией по вине ее приобретателя, что практически доказать достаточно сложно, следует применять санкции, предусмотренные договором, а при их отсутствии – взыскание причиненных убытков. В научной литературе указывается, что в целях сохранения конфиденциальности информации необходимо предусмотреть обязанность сторон не только не разглашать указанную информацию, но и не передавать сведения по наследству [112]. Однако при установлении режима исключительных прав на секрет производства, такое положение ограничивает правоспособность граждан в части наследования имущества и в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ является ничтожным.

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака стал традиционным видом лицензионного договора применительно к средствам индивидуализации товаров, работ и услуг.

В предмет лицензионных договоров входят права использования средства индивидуализации товаров, работ, услуг. Исключения составляют наименования мест происхождения товаров и коллективные товарные знаки, что объясняется их правовой природой.

По лицензионным договорам могут предоставляться права на товарный знак (знак обслуживание).

Право на использование товарного знака может быть предоставлено обладателем прав на товарный знак (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору как на условиях исключительной, так и неисключительной лицензии. Кроме того, это может быть полная, частичная, смешанная и единственная лицензии, которые не предусмотрены законодательством, как и в отношении договоров патентной лицензии.

При выдаче полной лицензии право на использование товарного знака предоставляется на все товары, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Частичными считаются лицензии, когда право на использование товарного знака дается только на использование части товаров, на которые он зарегистрирован. Смешанные лицензии включают в себя условия как исключительных, так и неисключительных (например, в отношении отдельных видов товаров, по срокам или территории).

Лицензионный договор подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без такой регистрации договор считается недействительным.

Порядок подачи заявки на регистрацию договора и самой регистрации до принятия постановления Правительства РФ регулируется Приказом Роспатента от 29.04.2003 № 64 «О Правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных". П. 26 указанных Правил определяет условия, без которых лицензионный договор не может быть зарегистрирован (существенные условия).

· определение сторон договора;

· предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, номер международной регистрации и т.п.);

· вид передачи права;

· объем передаваемых прав по лицензионному договору.

П. 1 ст. 1489 ГК РФ предусматривает солидарную ответственность правообладателя по требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг).

Вопрос 4. Договор коммерческой концессии.

Договор коммерческой концессии в международной коммерческой практике известный как франчайзинг получил известность в США в 30-е годы 20 века благодаря Ховарду Джонсону, а затем в системе магазинов Вулворса, и в 50-е годы достиг в этой стране наивысшего развития. Во Франции данный договор появился ранее: начиная с 20-х годов функционирует хорошо известная сеть магазинов Призюник, Пронунция. В том или ином виде франчайзинг существует более чем в 80 странах [113], однако правовая регламентация существует лишь в нескольких, среди которых США, Франция, Россия.

В зарубежном законодательстве договор франчайзинга (договор коммерческой передачи технологий) понимается как коммерческое соглашение, посредством которого репутация, технологическая информация и экспертиза одной стороны комбинируется с инвестициями другой для целей продажи товаров или оказания услуг прямо потребителю [114], в связи с чем в науке неоднократно предлагалось разграничить понятия договора франчайзинга и коммерческой концессии [115].

Гражданский кодекс РФ регулирует договор коммерческой концессии с 1 марта 1996 г. нормами главы 54.

Наряду с признаком направленности договора коммерческой концессии на использование средств индивидуализации и других результатов интеллектуальной и приравненной к ней деятельности для договора коммерческой концессии целесообразно выделить три основных признака предмета: 1) предоставление комплекса прав на средства индивидуализации, 2) предоставление прав именно на коммерческое обозначение, 3) предоставление прав в целях использования в предпринимательской деятельности. Данные критерии являются базисными при определении юридической природы договора коммерческой концессии как особого лицензионного договора и его разграничении с другими договорами (договором простого товарищества, авторскими, патентно-лицензионными и другими договорами).

Указанные выше три признака договора коммерческой концессии являются в совокупности нормообразующими, в связи с чем договор коммерческой концессии не может укладываться в рамки существовавшей ранее традиционной системы классификации договоров по предмету договора. Не подлежит сомнению лишь факт отнесения договора коммерческой концессии к договорам о распоряжении исключительными правами. По договору коммерческой концессии могут предоставляться также права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, произведения науки, литературы и искусства и другие объекты. Предоставление комплекса прав на иные объекты без прав на коммерческое обозначение не следует рассматривать в качестве договора коммерческой концессии. Причем формулировка п. 1 ст. 1027 ГК РФ не допускает отчуждение исключительных прав на объекты промышленной собственности и иные объекты, что свидетельствует сугубо о лицензионном характере договора, как исключительного, так и неисключительного, смешанного характера. Таким образом, в договоре коммерческой концессии могут сочетаться элементы различных лицензионных договоров как по объектному составу, так и по характеру передаваемых прав.

В связи с тем, что упоминание о фирменных наименованиях исключено из понятия договора коммерческой концессии, то вполне оправдана его регистрация лишь в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Вышеназванные признаки определяют другие особенности правового регулирования договора коммерческой концессии, а именно права и обязанности сторон, ответственность, другие условия, особенности прекращения договора. Права и обязанности правообладателя и пользователя связаны не только с передачей комплекса прав на результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности, но и с предоставлением соответствующей информации (элемент договора о передаче коммерческой информации (тайны)), инструктированием пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав, техническим и консультативным содействием и т.д. (п. 2 ст. 1031 ГК РФ).

Пользователь по договору коммерческой концессии действует от своего имени и по собственному усмотрению, а также несет ответственность своим имуществом.

Предоставляя право на коммерческое обозначение, правообладатель сохраняет за собой безусловное право самому использовать коммерческое обозначение. В соответствии с принципом свободы договора нет ограничения на заключение договора коммерческой концессии на исключительных условиях без сохранения за лицензиаром права использования коммерческого обозначения.

В договоре коммерческой концессии должно быть также определено, в какой сфере деятельности и каким образом пользователь может использовать средства индивидуализации правообладателя; как правило, определяются конкретные виды предпринимательской деятельности, которые будут осуществляться под этим наименованием; могут быть описаны конкретные формы использования коммерческого обозначения и прав на другие объекты.

Особенностью прекращения договора является связь с прекращением прав на коммерческое обозначение и другие средства индивидуализации без замены их аналогичными правами в соответствии с п. 3 ст. 1037 ГК РФ. Если такое прекращение происходит по вине правообладателя, то он обязан по требованию пользователя возместить убытки, возникшие у него в соответствии с досрочным расторжением договора. При изменении коммерческого обозначения, товарного знака, знака обслуживания пользователь вправе потребовать расторжения договора, а также взыскать убытки, причиненные досрочным расторжением, или потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

Исходя из вышеизложенного, договор коммерческой концессии было бы целесообразно рассматривать как комплексный лицензионный договор, сочетающий в себе прежде всего черты различных лицензионных договоров в зависимости от видов объектов, на которые предоставляются права, а также элементы договора о передаче коммерческой информации (тайны), договора подряда и оказания услуг. Такое определение договора коммерческой концессии имеет, безусловно, важное практическое значение, в частности при применении норм о лицензионных договорах. Кроме того, использование в договоре коммерческой концессии элементов лицензионного договора может иметь правоприменительное значение и для различных видов лицензионных договоров. Так, предоставление прав на товарный знак по договору коммерческой концессии означает применение товарного знака в порядке п. 2 ст. 1486 ГК РФ, согласно которому использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. При толковании данного положения необходимо учитывать, что условия лицензионного договора о представлении прав на товарный знак могут содержаться в договоре коммерческой концессии и других договорах.

Виды договоров коммерческой концессии классифицируют по различным основаниям, зачастую не имеющим прямого отношения к правовой природе исключительных прав.

Вопрос 5. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры заказа).

Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности охватывают собой те виды объектов, которые создаются творческим трудом человека:

· объекты авторского права;

· исполнения;

· объекты патентного права (до момента государственной регистрации данный термин используется условно, а реальным объектом является информация, обладающая признаками патентоспособности, которая на момент создания охраняется в режиме секрета производства);

· топологии интегральных микросхем;

· селекционные достижения.

При заказе на разработку товарного знака, представляющего собой результат творческой деятельности, объектом является произведение, которое в дальнейшем трансформируется в средство индивидуализации, приравненное к результатам интеллектуальной деятельности, но таковым не являющееся.

Договор заказа (договор о создании результата интеллектуальной деятельности) можно определить как договор, по которому исполнитель обязуется создать результат интеллектуальной деятельности и передать его в объективной форме, а заказчик обязуется, если иное не предусмотрено договором, уплатить обусловленную цену с целью последующего использования прав на него.

Договор о создании результата интеллектуальной деятельности можно определить как консенсуальный, возмездный или безвозмездный (презумпция возмездности), двусторонний или односторонний.

Специальные нормы о договорах заказа содержатся лишь в Законе об авторском праве применительно к договору авторского заказа. Согласно п. 1 ст. 33 Закона об авторском праве автор обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику. Ст. 1264, 1288-1291, 1296, 1298, 1372, 1373, 1431, 1432, 1463, 1464 ГК РФ содержат положения, посвященные договорам на создание результатов интеллектуальной деятельности и распределению прав на них. В отличие от договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров положения о договорах заказа не вполне унифицированы в части четвертой Гражданского кодекса РФ.

Признаками договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности являются следующие.

1. Предметом договора является создание результата интеллектуальной деятельности, который может быть создан исключительно физическим лицом и может включать в себя как объекты исключительных прав, так и коммерческую информацию (тайну), содержащую результаты интеллектуальной деятельности;

2. В предмет договора заказа входит создание самого результата интеллектуальной деятельности, описание которого должно быть дано в договоре. Так, например, в описании произведения могут быть включены: вид произведения, тема, жанр, объем, структура и другие элементы. В этой связи характерен типичный пример, когда автор выполняет условия договора авторского заказа в срок, а издательство в связи с тем, что интерес к данному произведению пропал или по другим каким-либо причинам, отказывает в публикации произведения, ссылаясь на необходимость доработки произведения либо несоответствие произведения определенным требованиям. Для того, чтобы автору избежать такой ситуации в договоре необходимо четко определять создаваемый результат, его отличительные признаки, требования к нему.

3. Кроме предмета существенными условиями договора являются:

· размер, порядок и сроки выплаты аванса в возмездном договоре (несмотря на то, что законодатель в части четвертой Гражданского кодекса РФ прямо не предусмотрел такого условия, а лишь упомянул в п. 2 ст. 1290 ГК РФ, его, безусловно, необходимо восстановить в общих положениях о договоре заказа);

· срок создания объекта.

К специальным условиям могут быть отнесены условия:

· о распределении прав;

· льготном сроке (в понимании п. 2 ст. 1289 ГК РФ);

· порядке принятия и одобрения заказчиком объекта, его доработке;

· размере неустойки (п. 2 ст. 1290 ГК РФ);

· сроке действия договора с учетом срока принятия, доработки, одобрения объекта и др. Так, в дореволюционном законодательстве срок действия авторского договора заказа, касающийся будущего произведения, сохранял свою силу лишь в течение пяти лет [116].

Условия договоров заказа имеют специфику применительно к различным по своей правовой природе объектам интеллектуальных прав, прежде всего, в зависимости от того, охраняется ли форма или сущность (содержательная часть) объекта.

4. Исполнение договора осуществляется лично. Привлечение третьих лиц возможно лишь по тем договорам, по которым творческий вклад менее значителен – при выполнении опытно-конструкторских и технологических работ.

1. Риск недостижения соответствующего результата, творческой неудачи несет заказчик.

2. Исполнителем по договору заказа может быть как автор, так и иное лицо – посредник при создании результата, но фактическое создание объекта может осуществляться только физическим лицом.

3. Целью договора является не только создание, но и предоставление возможности использования созданного объекта, что вытекает из закона или должно быть учтено в договоре. Создание результата интеллектуальной деятельности и передача его материального носителя не порождают исключительных прав у заказчика, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Учитывая положения части четвертой Гражданского кодекса РФ необходимо разграничивать:

· договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности, в том числе для государственных и муниципальных нужд;

· договоры, не имеющие целью создание результата интеллектуальной деятельности, но имеющие прямую взаимосвязь с такими результатами, созданными в ходе их выполнения (подрядные договоры, договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ).

Применительно к первым договорам в части четвертой Гражданского кодекса РФ содержатся нормы:

· о договоре авторского заказа – ст. 1288-1291 ГК РФ (в том числе в отношении проектов официальных документов, символов и знаков – ст. 1264 ГК РФ; программ для ЭВМ и баз данных – ст. 1296 ГК РФ);

· о договоре заказа промышленного образца (ст. 1372 ГК РФ);

· о договоре заказа на создание, выведение или выявление селекционного достижения (ст. 1431 ГК РФ);

· о договоре заказа топологии интегральной микросхемы (ст. 1463 ГК РФ).

Для всех перечисленных договоров, кроме договора авторского заказа, законодательством регулируется порядок распределения прав на созданный результат и не регулируется порядок заключения, исполнения и ответственности по договору, за исключением положений главы 38 ГК РФ. Для данных договоров характерно общее правило о принадлежности исключительного права заказчику, если иное не предусмотрено договором.

Исключения составляют договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности в рамках государственных или муниципальных контрактов (объектов авторского права, патентного права, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем), права по которым распределяются иначе. Приоритет в приобретении исключительного права имеет исполнитель. Иное, т.е. принадлежность исключительного права Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному заказчику либо названным субъектам совместно с исполнителем, может быть предусмотрено договором.

Наряду с договорами о создании результатов интеллектуальной деятельности часть четвертая Гражданского кодекса РФ регламентирует порядок распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в связи с исполнением договоров других классов, а именно подрядных договоров (ст. 1297, 1371, 1462, 1471 ГК РФ). В перечисленных статьях упоминаются не только договоры подряда, но также договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ. Учитывая изменения, вносимые п. 2 ст. 25 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», данные договоры сохраняют значение в качестве договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности лишь в части регламентации процесса исполнения договора, но не распоряжения исключительными правами. В договорах о выполнении работ по договору, в рамках которых были созданы результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренных частью четвертой Гражданского кодекса РФ, предметом являются либо материальный объект (договор подряда), либо неохраняемый идеальный результат (в том числе, не подпадающий под признаки секрета производства – ст. 1465 ГК РФ), либо иной результат интеллектуальной деятельности, отличающийся от созданного (договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ). Такие договоры в части создания не предусмотренного договором результата интеллектуальной деятельности нельзя отнести к договорам рассматриваемого класса в связи с отсутствием признаков охраняемого объекта и исключительных прав на него, а также направленности на использование исключительных прав.

В остальном к договорам о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами применяются общие нормы законодательства об интеллектуальной собственности и общие нормы о договорах, обязательствах и сделках.

Разграничивая договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности, в которых охраняется форма или содержание, отдельное внимание необходимо уделить договорам о создании произведений и исполнений, в том числе договору авторского заказа.

Договор авторского заказа имеет определенную специфику в рамках отнесения его к классу договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами. Его определение дано в п. 1 ст. 1288 ГК РФ как договора, по которому одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

В качестве особенностей договора авторского заказа можно выделить:

· направленность договора на создание произведения науки, литературы или искусства. Причем ст. 1288 - 1291 ГК РФ не предусматривают распределение прав на созданный объект, подразумевая, что исключительное право возникает у автора, который может распорядиться этим правом заранее, включив соответствующие условия в договор авторского заказа (п. 3,4 ст. 1288 ГК РФ);

· объектом являются произведения науки, литературы и искусства, в отношении которых охраняется форма, а не содержание, в связи с чем в рамках исполнения договора пользователю должно быть предоставлено право ознакомиться с материальным носителем произведения;

· субъектный состав. Исполнителем по договору является только автор.

Исходя из перечисленных системообразующих признаков, необходимо отметить особенности правового регулирования договора авторского заказа:

· как следствие особого субъектного состава - специальные условия, направленные на защиту автора как «слабой стороны» договора, а именно условия о льготном сроке, ограниченная ответственность автора и принадлежность исключительного права исполнителю – автору, последствия недостижения результата. В связи с вышеизложенным видится нецелесообразным указание в п. 2 ст. 1290 ГК РФ на неустойку, взыскиваемую с автора, поскольку во-первых, это ухудшает положение автора по сравнению с ранее действовавшим законодательством, которое не предусматривало неустойки, а во-вторых, при ее взыскании заказчику необходимо доказать, что ее размер в совокупности с авансом не превышает размер реального ущерба, причиненного заказчику;

· как следствие особого объекта - обязанность лично создать произведение, привлечение третьих лиц законодательством не предусмотрено.

Для иных договоров заказа на создание произведения или исполнения, в качестве исполнителя по которым могут выступать лица, не являющиеся авторами, названные нормообразующие признаки не подлежат применению. Законодательством не регламентируется порядок выполнения таких договоров, за исключением распределения прав на создаваемый объект применительно к программам для ЭВМ и базам данных. Так, норма ст. 1290 ГК РФ подлежит применению к договорам заказа, предметом которого является создание программы для ЭВМ или базы данных. В том случае, если рассматривать программу для ЭВМ и базу данных как объекты авторского права (п. 1 ст. 1259 ГК РФ), то к договору заказа о создании программы для ЭВМ или базы данных с автором должны напрямую применяться нормы о договоре авторского заказа, а в отношении распределения прав – специальные нормы о договоре заказа на программу для ЭВМ и базу данных. Это объясняется приоритетом системообразующих признаков рассматриваемого договора:

· системообразующим признаком договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами является признак направленности. Направленностью договоров заказа, как и других договоров рассматриваемого класса, является использование результата интеллектуальной деятельности, преследуемое заказчиком в качестве цели договора;

· другим системообразующим признаком является вид объекта и специфика его правового режима, в связи с чем следует применять те специальные нормы, которые обусловлены этим признаком.

Применительно к договорам о создании исполнения как объекта смежных прав с исполнителем по аналогии, насколько это не противоречит существу объекта, подлежат применению нормы о договоре авторского заказа (ст. 1288-1290 ГК РФ), в том числе ограниченная ответственность исполнителя за «творческую неудачу» по аналогии с п. 1 ст. 1290 ГК РФ. В том случае, если договор заказа заключен с лицом, не являющимся исполнителем, то к порядку распределения прав могут быть по аналогии применены нормы о программах для ЭВМ и баз данных, созданных по заказу (ст. 1296 ГК РФ).

Литература по теме:

Основная:

1. Комментарии к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Под ред. П.В.Крашенинникова. М. «Статут», 2010.

2. Рузакова О.А. Гражданское право. МФПА, 2008.

Дополнительная:

1. Адуев А.Н., Белогорская Е.М. Товарный знак и его правое значение. М., 1972.

2. Апарова Т.В. Наследование в авторском праве и изобретательском праве. М., 1963.

3. Ваксберг А.И. Издательство и автор. М., 1958.

4. Вацковский Ю.Ф. Международный франчайзинг: оформление договорных отношений. М., 1997.

5. Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». М., 1996.

6. Довгань В. Франчайзинг: путь к расширению бизнеса. М., 1994.

7. Дозорцев В.А. Авторский договор и его типы. // Советское государство и право. 1977, № 2.

8. Евдокимова В.Н. Правовое регулирование передачи технологии в отношении объектов промышленной собственности. Автореферат кандидатской диссертации. М., 2000.

9. Евдокимова Е.Н. Правовое регулирование передачи технологий.//Гражданин и право. 2000. № 3.

10. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 1990.

11. Иванов И.Д., Сергеев Ю.А. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях. М., 1966.

12. Интеллектуальная собственность: сборник типовых договоров. Составитель Лынник Н.В., Кукушкин А.Г. М., 1995.

13. Исакова Л.А. Первоначальное и производное право на изобретение. Автореферат. Канд. дисс. М., 1995.

14. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Под редакцией Корчагина А.Д. М., 1995.

15. Камышев В.Г. Издательский договор на литературные произведения. М., 1986.

16. Канторович Я.А. Авторское право. Систематизированный комментарий к постановлению ЦИКа и СНК Союза ССР от 30 января 1925 г. «Об основах авторского права». М., 1926.

17. Комментарии к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Под ред. П.В.Крашенинникова. М. «Статут», 2011.

18. Куликова Е.В. Влияние новых технологий на развитие авторского права и смежных прав: договоры, законодательство, практика. Автореферат кандидатской диссертации. М., 2001.

19. Международная передача технологии: правовое регулирование. Под редакции Богуславского М.М. М., 1985.

20. Мельников А.А. Правовые вопросы передачи ноу-хау в международной торговле. Автореферат кандидатской диссертации М., 1993.

21. Месяшная Н.В. Правовые вопросы становления франчайзинга в России. Автореферат кандидатской диссертации. М., 2000.

22. Нам К. Коммерческая концессия // Бизнес-адвокат. 1997, № 1.

23. Новосельцев О. Оценка коммерческой концессии // Хозяйство и право. 2000, № 3.

24. Передача прав и использование интеллектуальной собственности./Сост. Л.Г.Кравец. М., 2000.

25. Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. (по изданию 1902, 1903 г.г.).

26. Рузакова О.А. Гражданско-правовой режим договоров о передачи ноу-хау. // Патенты и лицензии. 2002. № 8.

27. Рузакова О.А. Интеллектуальная собственность как объект наследственных правоотношений в гражданском праве. // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. № 3.

28. Рузакова О.А. Комментарии к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М. «Экзамен», 2007.

29. Рузакова О.А. Комментарии к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2007.

30. Рузакова О.А. Особенности передач прав по авторскому договору. // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2002. № 3.

31. Рузакова О.А. Передача исключительных прав в уставный капитал юридического лица // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность.2001. № 10.

32. Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности. МФПА, 2008.

33. Савельева И.В. Авторский лицензионный договор. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1980.

34. Сборник типовых авторских договоров. М., 1978.

35. Степанова О.А. Передача авторских прав по договору // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. № 2.

36. Степанова О.А. Передача исключительных прав по авторскому договору // Вестник Московского Университета. Серия 11. Право. 1997. № 6.

37. Стэнворт Дж., Смит Б. Франчайзинг в малом бизнесе. Руководство Барклайз Банка (под редакцией Павловой Л.Н.). М., 1996.

38. Чернышева С.А. Авторский договор в гражданском праве России. М., 1998.

39. Штумпф Г. Договор о передачи ноу-хау. М., 1976.

40. Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988.

41. Юрченко А.К. Издательский договор. Л. 1988.

0
рублей

e-mail: studentshopadm@ya.ru

об АВТОРЕ работ